Юридическая компания "Консул Прайд" тел.: 8-800-302-60-05

Критерии для расчёта компенсации за использование чужого товарного знака, установленные ВС РФ.

Для расчёта компенсации незаконного использования товарного знака по аналогии с легальным способом использования необходимо соотносить условия обстоятельств нарушения и условий легального использования по договору:

  • Способы использования
  • Период использования
  • Объём предоставленного и нарушенного права
  • Перечень товаров (услуг)
  • Территория

Судебное дело:

 

Истец зафиксировал факт предложения к продаже и розничной продажи от имени ответчика товара, имеющего на упаковке и корпусе изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, имеющего признаки контрафактной продукции.

 

При нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение права в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещён товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

 

Истец обратился в суд о взыскании компенсации в размере двукратной стоимости права использования товарного знака, определяемой на основании цены, которая при сравниваемых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Истец предоставил лицензионный договор, заключённый двумя годами ранее с третьим лицом о легальном использовании товарного знака. Лицензионный договор был заявлен истцом как доказательство для расчёта двукратной стоимости права. При расчёте исковых требований истец удвоил сумму, указанную в лицензионном договоре.

 

В подтверждение факта реализации данного товара истец представил товарный чек, видеозапись, подтверждающую покупку товара, а также сам товар.

 

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично и снизил сумму компенсации на 95% от заявленной истцом.

 

Суд апелляционной инстанции изменил решение суда первой инстанции и удовлетворил исковые требования в полном объёме.

 

Суд по интеллектуальным правам поддержал выводы апелляционного суда.

 

ВС РФ обратил внимание, что при разрешении спора судами не учтено следующее:

 

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака суду необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчёта размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный правовой способ использования в период нарушения.

 

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

 

Однако, несмотря на возражения ответчика относительно размера заявленной компенсации, суды первой и апелляционной инстанций, разрешая спор, не дали оценки всем доводам ответчика, не устанавливали надлежащую стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака, сложившуюся в период, соотносимый с моментом правонарушения, констатировав лишь, что расчёт стоимости права использования, принадлежащего истцу товарного знака определён лицензионным договором.

 

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определила отменить решение Арбитражного суда Орловской области, отменить постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и отменить постановление Суда по интеллектуальным правам, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Орловской области.

 

(Определение ВС РФ от 26.01.2021 N 310-ЭС20-9768, г. Москва).

 

Задать вопрос ⟶